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申请再审人（一审第三人、二审上诉人）：西南药业股份有限公司，住所地重庆市沙坪坝区天星桥21号。
法定代表人：李标，该公司总经理。
委托代理人：黄晖，北京市万慧达律师事务所律师。
委托代理人：黄义彪，北京市万慧达律师事务所律师。
被申请人（一审被告、二审上诉人）：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区三里河东路8号。
法定代表人：许瑞表，该委员会主任。
委托代理人：何敏，该委员会干部。
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：拜耳消费者护理有限公司，住所地瑞士联邦巴塞尔4052彼得玛丽安大街84号。
法定代表人：帕斯卡·伯根，该公司法务总监。
法定代表人：尤斯特尔·伯里格，该公司副总裁兼第二欧洲区域总裁。
委托代理人：李静冰，北京市正见永申律师事务所律师。
申请再审人西南药业股份有限公司（简称西南药业公司）因与被申请人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）、被申请人拜耳消费者护理股份有限公司（简称拜耳公司）商标行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2006）高行终字第253号行政判决及北京市高级人民法院（2007）高行监字第293号驳回再审申请通知，向本院申请再审。本院经审查，于2009年1月 14日以（2007）行监字第112-1号行政裁定决定对本案提审。本院依法组成由民事审判第三庭审判员夏君丽担任审判长，审判员殷少平、代理审判员王艳芳参加的合议庭，书记员包硕担任法庭记录，于2009年3月31日公开开庭审理了本案，申请再审人西南药业公司法定代表人李标及其委托代理人黄晖、黄义彪，被申请人拜耳公司的委托代理人李静冰到庭参加诉讼，被申请人商标评审委员会未参加庭审，但出具了书面意见。本案现已审理终结。
西南药业公司申请再审称，原审法院认定事实和适用法律错误，判断“散列通”商标是否应予撤销或维持，应当以该商标申请注册时的事实状态和法律规定为基础。1、本案的一个基本事实是，在2001年以前，“散利痛”一直是药品的通用名称并描述药品的功能，在“散列通”商标申请注册前后的长时间内，（瑞士）豪夫迈-罗须控股公司（简称罗须公司）并未将“散利痛”作为商标使用，也明确认可其已经成为药品通用名称的事实。2、法律适用方面，本案应适用争议商标注册时有效的1982年的商标法及1988年商标法实施细则等相关法律规定。即使考虑适用现行商标法，本案根本不存在该法第四十一条规定的事实，从中找不到撤销“散列通”商标的依据。3、鉴于“散利痛”是药品通用名称而不是商标，申请人申请注册“散列通”商标并无不当，完全符合诚实信用原则，其注册也没有使用任何不正当手段。
被申请人商标评审委员会书面答辩表示服从原二审判决，并已于2008年6月18日重新作出撤销第631613号“散列通”商标的裁定。
第三人拜耳公司答辩称：1、西南药业公司抢注“散列通”商标具有明显的恶意。2、争议商标“散列通”与原审第三人的“散利痛”商标相近似。3、我国商标法颁布后历经两次修改，诚实信用原则是其最基本的原则，无论是适用哪一时期的商标法，“散列通”商标作为典型的违反诚实信用原则恶意抢注的不当注册商标都应当被撤销。请求驳回申请再审人的再审申请。
北京市第一中级人民法院一审查明，西南药业公司经国家工商行政管理总局商标局（简称国家商标局）核准，于1993年2月28日注册了第631613号“散列通”商标。1999年7月30日罗须公司以注册不当为由，请求商标评审委员会撤销该商标。商标评审委员会经审查于2005年4月26日作出商评字（2005）第0675号裁定，维持了该商标的注册。罗须公司不服该裁定，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起诉讼。
一审法院经审理认为，根据罗须公司与西南药业公司的前身西南制药三厂签订的协议，其交易内容包括“散利痛”与“Saridon”商标标识的许可使用事项，即“散利痛”确已作为罗须公司的商标标识成为该合同关系客体的组成部分，并已得到西南制药三厂的认同。另外，商标评审委员会在已生效的商评字（1998）第1415号“散利痛”商标异议复审终局裁定中审查认定了如下事实，即“散利痛”商标当时虽然没有在我国注册，但作为其英文注册商标“Saridon”的中文译名，却是罗须公司独创并长期使用的，作为罗须公司的生产合作者西南药业公司对该商标归属罗须公司一事是明知的。故应认定，“散利痛”商标在“散列通”商标申请注册之前即已存在，当时属于未在我国注册的商标；“散利痛”商标属于罗须公司已经使用并有一定影响的商标。“散列通”与“散利痛”标注的商品相同，均用于西药，两标识的文字组合顺序与形式相同，字音、字形上，“散”与“散”相同，“列”与“利”、“通”与“痛”相近，二者整体读音相近似，据此，应认定构成近似商标。西南药业公司在明知“散利痛”商标属于罗须公司使用在先且有一定影响的情况下，注册与“散利痛”商标相近似的“散列通”商标，主观上已具备了挤占罗须公司“散利痛”商标利益的恶意，西南药业公司的行为违背商标法第三十一条之规定，同时违背了诚实信用的民法基本原则，属于商标法第四十一条中规定的“以不正当手段取得注册的”行为。依照商标法第三十一条、第四十一条，《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1、2目之规定，判决：1、撤销商标评审委员会商评字（2005）第0675号裁定；2、商标评审委员会在判决生效后作出撤销第631613号“散列通”商标的裁定。
西南药业公司和商标评审委员会均不服原审判决，分别向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，维持商标评审委员会商评字（2005）第0675号裁定。
北京市高级人民法院二审审理查明，1987年11月12日，罗须公司与西南药业公司的前身西南制药三厂签订了包括商标许可使用在内的合作生产协议，即《关于“散利痛片”在中国生产、销售的协议》。该协议第9条规定，“商标使用权，在这协议下生产的产品，受以下第10条的约束，罗须公司无须现金补偿的给予西南制药三厂在中国市场商标名‘散利痛’的使用权。在产品外包装上，注明‘散利痛’是罗须公司委托制造。协议有效期三年，至1991年12月31日期满。”1992年3月17日，西南药业公司向国家商标局申请了“散列通”商标，该商标申请于1993年2月28日被核准注册，商标注册号为631613，核定使用商品为第5类西药。1993年11月3日罗须公司与西南药业公司签订会谈纪要，确认：1、西南药业公司从1990年起在散利痛片的宣传与销售上投入了大量资金、人力，致使市场迅速扩大，罗须公司对此承认并表示满意；2、西南药业公司要求继续合作，罗须公司不同意；3、罗须公司要求西南药业公司不再使用“罗氏”、“Saridon”、“散利痛”。1993年11月9日西南药业公司向国家商标局申请在第5类西药上注册“散利痛”商标，1995年4月21日该商标申请被初审公告，审定号为756579。1995年6月28日罗须公司提出异议，国家商标局遂于1996年12月25日作出（1996）商标异字第568号异议裁定，裁定西南药业公司申请的第756579号“散利痛”商标不予核准注册。西南药业公司不服，请求商标评审委员会复审，商标评审委员会于1998年7月28日作出商评字（1998）第1415号终局裁定，裁定第756579号“散利痛”商标不予核准注册，理由是：罗须公司提供了充分的证据材料证明“散利痛”为其英文商标“Saridon”的中文译音，该“散利痛”文字为罗须公司独创并长期使用，西南药业公司与罗须公司曾因合作生产“散利痛片”而明知“散利痛”商标的归属却在双方合同结束后，违反诚实信用原则，申请注册了罗须公司独创的“散利痛”，已构成了《中华人民共和国商标法实施细则》第二十五条所指的注册不当行为。此后，罗须公司又于1999年7月30日请求商标评审委员会撤销西南药业公司的第631613号“散列通”商标，理由是“散利痛”是罗须公司的未注册商标，西南药业公司违背诚实信用原则将与“散利痛”相近似的“散列通”注册为商标，侵犯了罗须公司的在先权利。商标评审委员会经审查认为，“散利痛”不属于本商品的通用名称。罗须公司在1987年至1992年曾与西南药业公司合作生产“散利痛片”，产品使用的商标是“散利痛”及“Saridon”，“散列通”不是罗须公司在先使用的中文商标，也无证据证明“散利痛”作为“Saridon”的对应中文，申请日前已被消费者广泛接受并产生一定影响。“散利痛”、“散列通”在文字含义及产生的对功效的暗示作用也有明显区别，普通消费者一般不会将其识别为同一商标。西南药业公司注册“散列通”的行为不属于抢先注册他人商标的行为。“散列通”与“散利痛”文字构成存在明显区别，罗须公司关于“散列通”会被消费者误认为“Saridon”的对应中文从而与“散利痛”发生混淆缺乏足够的事实依据。故不能认定西南药业公司的注册行为违反了诚实信用原则。2005年4月26日，商标评审委员会作出商评字（2005）第0675号裁定，西南药业公司的第631613号“散列通”商标予以维持。
二审法院认为，罗须公司于1999年7月30日向商标评审委员会提出本案争议申请，其依据的是1993年2月22日修正的商标法第二十七条第一款及相应的商标法实施细则第二十五条的规定，上述争议理由也体现在现行的商标法第十三条、第三十一条及第四十一条的规定中。本案争议商标“散列通”与“散利痛”在文字组合顺序及表现形式上相同，且读音近似，应认定为近似商标。西南药业公司曾与罗须公司签订有《关于“散利痛片”在中国生产、销售的协议》，并依据该协议于1987年至1992年使用“散利痛”作为商标或药品的商品名称。西南药业公司在明知“散利痛”标识归属的情况下，却在双方所签合同期满后，将与“散利痛”标识相近似的“散列通”申请注册为商标，违反了诚实信用原则，已经构成注册不当行为。西南药业公司的第631613号“散列通”商标应予撤销，商标评审委员会商评字（2005）第0675号裁定认为“散列通”与“散利痛”不构成近似，并维持西南药业公司的第631613号“散列通”商标有失妥当。综上，二审法院认为商标评审委员会商评字（2005）第0675号裁定认定事实、适用法律均有错误，应予撤销；西南药业公司及商标评审委员会的上诉理由均不能成立，判决驳回上诉，维持原判。
二审判决后，西南药业公司不服该判决向北京市高级人民法院申请再审。北京市高级人民法院经审理认为其再审申请理由不能成立，以（2007）高行监字第293号驳回再审申请通知书驳回了西南药业公司的再审申请。其理由是：1、“散利痛”商标当时虽然没有在我国注册，但作为罗须公司英文商标 “Saridon”的谐音中文译名，却是罗须公司独创并长期使用的；“散利痛”虽被作为药品名称于1988年和1995年收入《四川省药品标准》和《上海市药品标准》，但“散利痛片”本质上仅系药品商品名称，其作为药品名称并不规范，也因此于2001年为新的国家标准所纠正取代，“散利痛”文字在客观上仍起的是区分商品来源的作用。2、西南药业公司注册的“散列通”与罗须公司的“散利痛”在文字组合顺序及表现形式上相同，且读音近似，应认定为近似商标。西南药业公司曾与罗须公司合作，对“散利痛”标识归属罗须公司一事是明知的，而合作期满后，将与“散利痛”标识相近似的“散列通”申请注册为商标，违反了诚实信用原则，已经构成注册不当行为。
本院经审查，原审法院查明的事实基本属实。本院另查明，“散利痛片”为一种以乙酰氨基酚为主，辅加咖啡因和异丙安替比林的解热、镇痛药。1988年被列入四川省药品标准，1995年被列为上海市药品标准。 1990年卫生部卫药发（90）第39号《关于进一步加强药品标准及名称管理的通知》规定“国家药品标准和省、自治区、直辖市卫生厅（局）药品标准（包括制剂规范）中收载的药品名称即为法定名称，也是通用名称。根据我国《专利法》不授予药品专利权及《商标法》第八条第五款规定，药品通用名称不得作为商标注册”。2001年4月27日，国家药典委员会出具的《关于“散利痛片”名称问题的函》记载，“‘散利痛片’作为地方标准品种名称，情况属实。国家药品监督管理局国药管安（1999）85号文公布其已通过临床评价，名称亦为‘散利痛片’。根据卫药发（90）第39号文和卫药政发（91）第143号文规定，国家药品标准和省、自治区、直辖市卫生厅（局）药品标准中收载的药品名称即为法定名称，也是通用名称，不得作为商标或商品名注册”。2001年9月20日，国家药品监督管理局发布的2001国药标字XG-013号国家标准颁布件规定，自2001年10月31日起，复方对乙酰氨基酚片（Ⅱ）的地方标准同时停止使用，该品种原药品名称“散利痛片”作为曾用名称过渡。
原二审判决后，“散利痛”商标由罗须公司转让至拜耳公司，罗须公司向本院申请不再以其名义参加再审诉讼，并同意拜耳公司承继罗须公司在该案中的全部诉讼权利和义务。同时，拜耳公司向本院提交了以拜耳公司的名义参加本案再审诉讼的声明。商标评审委员会于2008年6月18日按照北京市高级人民法院（2006）高行终字第253号判决作出了撤销第631613号“散列通”商标的裁定。
本院认为，本案的焦点问题为：（一）本案涉及的新旧商标法的适用问题；（二）西南药业公司注册“散列通”商标是否违反了商标法第十三条及第三十一条的规定。
（一）本案涉及的新旧商标法的适用问题。本案诉争商标“散列通”于1992年3月17日由西南药业公司申请注册，于1993年2月28日被核准注册。1999年7月26日，罗须公司根据修改前的商标法第二十七条和商标法实施细则第二十五条的规定，向商标评审委员会申请撤销“散列通”注册商标，在其申请书中将该理由明确为“违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式将他人已为公众熟知的商标进行注册的，侵犯了本申请人的合法的在先权利”。2005年4月26日，商标评审委员会作出商评字（2005）第0675号裁定维持“散列通”商标的注册。根据罗须公司在其注册不当申请理由中的表述，其申请撤销“散列通”的具体理由对应的法律条款应当是修改前的商标法实施细则第二十五条第一款第（2）项关于“违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式将他人已为公众熟知的商标进行注册的”规定和第（4）项关于“侵犯他人合法在先权利的”规定，其在修改后的商标法中对应的法条应当是第十三条和第三十一条，并不涉及修改后的商标法第四十一条第一款的问题，且商标法第四十一条第一款中的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形涉及的是撤销商标注册的绝对事由，因此商标评审委员会关于“上述争议理由体现在现行商标法第十三条关于驰名商标的保护、第三十一条关于禁止抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标和第四十一条关于以欺骗或其他不正当手段注册商标的规定”的认定中，有关第四十一条的理解有误。因本案属于修改后商标法第十三条和第三十一条规定的情形，根据《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第五条的规定，“除本解释另行规定外，对商标法修改决定施行前发生，属于修改后商标法第四条、第五条、第八条、第九条第一款、第十条第一款第（二）、（三）、（四）项、第十条第二款、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第二十四条、第二十五条、第三十一条所列举的情形，商标评审委员会于商标法修改决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人不服向人民法院起诉的行政案件，适用修改后的商标法的相应规定进行审查；属于其他情形的，适用修改前商标法的相应规定进行审查”，本案应适用修改后的商标法第十三条、第三十一条进行审查。商标评审委员会及原审法院认为本案应适用修改后的商标法正确，但其适用商标法第四十一条的规定进行审查属于适用法律错误，本院予以纠正。
（二）西南药业公司注册“散列通”商标是否违反了商标法第十三条、第三十一条的规定。因拜耳公司在本院主持的庭审中明确放弃以商标法第十三条作为申请撤销“散列通”商标的理由，本院对此不再予以审查。
罗须公司申请撤销“散列通”商标的权利基础是“散利痛”商标，因此判定西南药业公司注册“散列通”商标是否违反了商标法第三十一条的规定，应首先分析“散列通”商标申请注册时，“散利痛”是否是罗须公司的在先未注册商标。
本院已查明，“散利痛片”1988年被列入四川省药品标准，1995年被列为上海市药品标准。2001年9月20日，国家药品监督管理局发布的2001国药标字XG-013号国家标准颁布件规定，自2001年10月31日起，复方对乙酰氨基酚片（Ⅱ）的地方标准同时停止使用，该品种原药品名称“散利痛片”作为曾用名称过渡。因此，在2001年10月31日上述地方标准被修改之前，“散利痛”是一种以乙酰氨基酚为主，辅加咖啡因和异丙安替比林的解热、镇痛药的法定通用名称。而且，《中华人民共和国药品管理法》（1984年）第四十一条规定，“除中药材、中药饮片外，药品必须使用注册商标；未经核准注册的，不得在市场销售，注册商标必须在药品包装和标签上注明”。1983年商标法实施细则第四条亦明确规定“药品必须使用注册商标”。据此，我国药品管理法禁止在药品上使用未注册商标，西南药业公司申请注册“散列通”商标及该商标被核准注册之时，“散利痛”从法律上也不可能是“散利痛片”的未注册商标。罗须公司在与西南药业公司合作期间，在合作生产的“散利痛片”上对“散利痛”的使用，是根据药品管理法及药品说明书和标签管理等相关规定，对药品通用名称的标注，不能认定其为对未注册商标的使用。原审判决及商标评审委员会认定“散利痛”是罗须公司的未注册商标,属于认定事实错误，应予以纠正。
鉴于“散利痛”在西南药业公司注册“散列通”商标时，不是未注册的商标，因此其不构成罗须公司提出争议的权利基础，西南药业公司关于其注册“散列通”不违反商标法有关规定的申请再审理由成立，本院予以支持。虽然商标评审委员会商评字（2005）第0675号裁定关于“散利痛”是罗须公司的未注册商标事实认定错误，但其关于维持“散列通”商标注册的结论正确，应予维持。原审判决认定西南药业公司注册“散列通”商标构成注册不当行为，判决撤销商标评审委员会商评字（2005）第0675号裁定，认定事实及适用法律均有错误，应予撤销。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（二）项、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十六条第一款、第七十八条之规定，判决如下：
一、撤销北京市高级人民法院（2006）高行终字第253号行政判决；
二、撤销北京市第一中级人民法院（2005）一中行初字第677号行政判决；
三、维持被申请人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字（2005）第0675号裁定。
本案一审、二审案件受理费各1000元，共计2000元，由被申请人拜耳消费者护理有限公司承担。
本判决为终审判决。
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